Verkoop van BMW-voertuigen uit een brandend schip: geen uitputting van de merk- en modelrechten onder douanestatus T-1

Blog

Feiten

In juli 2023 breekt in de buurt van de Waddeneilanden brand uit op het vrachtschip Fremantle. Aan boord bevinden zich onder meer 260 auto’s geassembleerd in Duitsland en onderweg naar Taiwan onder de douanestatus T-1 ‘niet-Uniegoederen’. De auto’s waren bestemd voor verkoop in Taiwan binnen het selectieve distributiestelsel van BMW. De brand woedde een week in de Eemshaven en leidde tot zware schade aan een groot deel van de lading.

De Taiwanese importeur Pan German Motors Ltd. (PGM) wendt zich tot haar verzekeraar South China Insurance Co. Ltd. (SCI) en krijgt haar verzekeringspenningen uitgekeerd. SCI krijgt de beschikkingsmacht over de auto’s en verkoopt ze via de loss adjuster Dolphin Maritime & Aviation Services Ltd. (Dolphin) aan gedaagden.

Dolphin heeft BMW voorafgaand aan de verkoop geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. BMW verzet zich tegen de verkoop, omdat zij vreest voor mogelijk gezondheids- en veiligheidsrisico’s als gevolg van de schade aan de auto’s door de brand. Desondanks heeft Dolphin de auto’s in opdracht van SCI verkocht aan gedaagden voor ruim € 5 miljoen. In de koopovereenkomst tussen SCI en gedaagden is bepaald dat gedaagden zich er bewust van zijn dat de auto’s zijn blootgesteld aan brand en dat BMW zich verzet tegen de verkoop van de auto’s vanwege mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Gedaagden slaan de auto’s op in Nederland, bieden ze te koop aan en verkopen ze aan (rechts)personen binnen de EU. BMW blijft zich verzetten en laat conservatoir beslag leggen op de auto’s en start een gerechtelijke procedure.

Vordering

BMW vordert in conventie onder meer een verklaring voor recht dat sprake is van inbreuk op haar Europese merk- en modelrechten, een verbod op verdere verhandeling van de auto’s in de EU, terugroeping van de verkochte auto’s tegen terugbetaling van de koopprijs, afgifte aan BMW ter vernietiging, winstafdracht en schadevergoeding en een veroordeling van gedaagden in de proceskosten en nakosten.

In reconventie vorderen gedaagden onder meer een verklaring voor recht dat BMW onrechtmatig heeft gehandeld door beslag te leggen, een verklaring voor recht dat de merk- en modelrechten waren uitgeput, een verbod op berichtgeving door BMW gericht op ontmoediging van gebruik van de verkochte auto’s, rectificatie en een bevel tot onderzoek aan de voertuigen en het verstrekken van de onderzoeksresultaten aan gedaagden.

Standpunt BMW

Primair stelt BMW dat gedaagden inbreuk maken op de Europese merk- en modelrechten van BMW. Volgens BMW zijn de merk- en modelrechten niet uitgeput en heeft zij (voor zover die wel zouden zijn uitgeput) een gegronde reden tot verzet. Subsidiair stelt BMW dat gedaagden onrechtmatig handelen.

Geen uitputting

Volgens BMW zijn de merk- en modelrechten op de auto’s niet uitgeput, omdat de auto’s nooit met toestemming van BMW in de EU zijn gebracht. De voertuigen waren onder de douanestatus T-1 verkocht aan Taiwan om daar op de markt te worden gebracht.

Gegronde reden tot verzet

Daarnaast stelt BMW zich op het standpunt dat zij een gegronde reden heeft tot verzet tegen de verdere verhandeling van de auto’s in de EU. De verkoop van de auto’s doet afbreuk aan de reputatie van BMW, omdat er een reële kans bestaat dat er op termijn schade ontstaat aan de auto’s door de gevolgen van de brand. Deskundigenrapporten tonen aan dat de voertuigen zijn blootgesteld aan onder meer roet.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Volgens BMW zijn de bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk, omdat ze hadden moeten weten dat met de verhandeling van de auto’s inbreuk wordt gemaakt op de merk- en modelrechten van BMW.

Standpunt gedaagden

Volgens gedaagden zijn de merk- en modelrechten van BMW op de auto’s uitgeput, omdat BMW impliciet toestemming heeft gegeven voor de verkoop van de auto’s in de EU nu de voertuigen in Duitsland aan PGM zijn geleverd. Daarnaast stellen gedaagden zich op het standpunt dat sprake is van rechtsverwerking en dat de 260 auto’s niet in slechte staat verkeren. Volgens gedaagden blijkt uit eigen onderzoek dat de vervuilingswaarden onder de toegestane norm liggen.

Beoordeling van de rechtbank

De rechtbank gaat mee in het standpunt van BMW. De voertuigen zijn nooit door of met (impliciete) toestemming van BMW in het verkeer gebracht in de EU. Goederen die worden geëxporteerd onder de douanestatus T-1 gelden niet als ingevoerd in de EU. Dat oordeelde het Hof van Justitie van de EU in het verleden al in het Class-arrest. Het exclusieve recht van BMW van eerste verhandeling in de EER is dus niet aangetast. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat BMW haar recht om zich op de merk- en modelrechten te beroepen niet heeft prijsgegeven door zich niet bij de eerste kennisgeving van Dolphin en het eerste contact met gedaagden op haar merk- en modelrechten te beroepen. Rechtsverwerking is slechts aan de orde wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan gedaagden er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat BMW haar aanspraak op de merk- en modelrechten niet meer geldend zou maken of wanneer de gedaagden onredelijk worden benadeeld als BMW haar rechten alsnog zou inroepen. Dergelijke bijzondere omstandigheden doen zich in deze kwestie niet voor volgens de rechtbank.

De vraag of BMW een gegronde reden heeft voor verzet behoeft geen beantwoording nu vaststaat dat de rechten niet zijn uitgeput.

Volgens de rechtbank heeft BMW voldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden de auto’s hebben aangeboden in de EU. Er zijn aanbiedingen gedaan aan (rechts)personen, de auto’s werden aangeboden in de showroom van gedaagden en gedaagden hebben een prijslijst gestuurd aan Nederlandse BMW-dealers. Ook is er minimaal één auto verkocht die is voorzien van een Nederlands kenteken, wat kwalificeert als een importhandeling door gedaagden. Kortom, gedaagden maken inbreuk op de merk- en modelrechten van BMW.

Tot slot beoordeelt de rechtbank de aansprakelijkheid van de bestuurders. De rechtbank maakt onderscheid tussen de aansprakelijkheid van de bestuurders in de hoedanigheid als bestuurder – waarbij sprake moet zijn van een persoonlijk ernstig verwijt gelet op de kenbare belangen van BMW – en de aansprakelijkheid als individu op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm die op iedere bestuurder persoonlijk rust.

De bestuurders waren individueel, rechtsreeks en nauw betrokken bij de aankoop van de auto’s en de onderhandelingen met BMW. De bestuurders wisten al vanaf het begin dat BMW zich verzette tegen het op de markt brengen van de auto’s gelet op de mogelijke gezondheidsrisico’s. Daarnaast hadden de bestuurders moeten weten dat de auto’s nog niet in de EER waren ingevoerd en de IE-rechten dus nog niet waren uitgeput (en het aanbieden in de EU dus IE-inbreuk zou opleveren), omdat de auto’s op weg waren naar Taiwan en zich in de EU bevonden onder de douanestatus T-1. Gelet op de nauwe betrokkenheid van de bestuurders, zowel in de hoedanigheid van bestuurder als in privé, hadden ze de IE-inbreuk kunnen en moeten voorkomen. Door dit na te laten ‘hebben zij als bestuurder (ernstig verwijtbaar) en als privépersoon individueel onrechtmatig gehandeld en zijn zij aansprakelijk te houden’. Kortom, de rechtbank wijst zowel de vorderingen van BMW in persoon als op grond van bestuurdersaansprakelijkheid toe (kleine nuancering: één specifieke bestuurder is niet aansprakelijk, omdat niet is gebleken dat zij bij de inbreukmakende handelingen was betrokken in privé of als bestuurder).

De rechtbank wijst de vorderingen van BMW in conventie grotendeels toe en de vorderingen van gedaagden in reconventie af. Gedaagden moeten ruim € 56.000 aan proceskosten betalen.

Conclusie

De rechtbank bevestigt dat merk- en modelrechten niet worden uitgeput door levering onder de douanestatus T-1. Ondernemers moeten zorgvuldig zijn bij het internationaal verhandelen van merk- en modelrechtelijk beschermde goederen. Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij het verhandelen van goederen zonder toestemming van de merkhouder.